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設計專利簡介與美國之判決案例

身障重建中心研究員  王世仁

-此為下篇，上篇請見學訊電子報第61期-

三、設計專利的非顯而易見性之認定

1. 案由

本案為2019年9月26日CAFC審理的Campbell Soup Company v. Gamon Plus, Inc.[1]，系爭美國設計專利D612646（下稱646專利）的名稱是：重力進給式配送之展示（Gravity feed dispenser display），說明書中只有唯一的圖式（如圖三），而請求項則為：如圖所示和描述的一種重力進給式配送之展示的裝飾設計。

本案上訴到CAFC的一造，向專利審判暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）提出多方複審（inter partes review，IPR），主張本案系爭專利之不可專利性，因為對照美國專利D405622號設計專利（下稱622專利）與英國2303624申請案（下稱624申請案）來看，646專利是顯而易見的。其中622專利是一種展示架的外觀設計，其指定代表圖如圖四；而624申請案則是一種配送裝置，揭露出蜿蜒的傳送路徑和透過重力來配送的圓柱型物件，圖五顯示出624申請案的整體結構。

PTAB認定不管是622專利或是624申請案，都與本案系爭專利沒有足夠的相似性，不足以構成適當的主要引證案（proper primary reference），因為沒有建立出不可專利性的證據優勢（preponderance），因此IPR不予立案。

2. CAFC合議庭判決

CAFC在判決書中引用先前的判決，重申美國設計專利根據專利法35 USC §103在顯而易見性的最終探究（ultimate inquiry），就是所請求保護的設計對於設計該類物品具有一般技藝的設計人員，是否為顯而易見的？要確定具有一般技藝的設計人員是否會結合先前技藝的教示，來創造出如請求保護設計的整體視覺外觀？而事實的認定者首先必須找出真實存在的單一的引證案，其設計的性質基本上要和請求保護的設計相同。找出主要引證案的步驟，必須先辨識出請求保護設計整體所產生的視覺印象，以及確認該單一引證案是會產生基本上相同的視覺印象。

PTAB認定622專利不是適當的主要引證案，尤其622專利並沒有揭露出在展示架的物件，像是尺寸、形狀和擺置，622專利雖然與請求保護的設計有相似的空間關係，但並沒有揭露出在標示區域下方的圓柱形物體。如果在比較之前，添加一假設性的罐子到622專利是不適當的，因為這樣的設計不是真實存在，而且添加罐子的修改是會對整體設計有顯著的影響。

上訴人則主張：實質的證據並沒有支持PTAB駁回622專利作為主要引證案的認定，尤其有難以推翻的證詞（unrebutted testimony）顯示，具有一般技藝的設計人員會了解622專利是設計用來擺設圓柱形的物件，該專利首頁所引證的七筆文獻中，就有六件文獻是用來配送圓柱形物件，故上訴人認為PTAB駁回的理由說要去修改622專利是不適當的，622專利引證案與本案系爭專利所要傳達的是基本上相同的印象。

而專利權人主張PTAB的駁回理由為正當，因為622專利欠缺實質修飾，與本案系爭專利沒基本上相同的設計性質；尤其如上訴人所爭論的添加罐子，根本是後見之明，是不適當地應用實用專利的原則以及誤導設計作品！也就是說，專利權人先是爭論說622專利並沒有顯示或描述其所展示的物品；再則，本案上訴人將622專利添加一假設性的圓柱物件，係基於不相關的實用專利的原則，有後見之明的偏差，622專利根本就沒有建議出其所展示物品的外觀。

CAFC在判決書中提到，本案呈現的是不尋常狀況（unusual situation）， CAFC改判PTAB對於622專利並非主要引證案的認定，其改判的理由，是因為兩造就本案中系爭專利與引證的622專利，都是用來配送罐子，以及罐子是可用在系統中皆無異議，而兩造只有爭論系爭專利與引證專利可以展示罐子的尺寸。CAFC 從整體相似度來看，引證案和系爭專利只有些微的差異性，因此不會導致去認定622專利不能成為本案系爭專利的基本相同之視覺印象，尤其兩造都沒有爭議說引證的622專利是用來展示圓柱形物體，根據這些事實，PTAB認定622專利不是適當的主要引證，是沒有實質證據支持的。

不過參與審判的CAFC Newman法官則是提出不同意見書，Newman法官引用1950年CCPA的In re Jennings判決[2]，在考慮設計專利申請案的可專利性，必須整體觀之，根據圖式來比對已經存在的物品，而不是從先前技藝選擇各別的特徵再將其結合，然後說此物品是存在的。再則，1996年CAFC的Durling v. Spectrum Furniture Co.案[3]亦指出，當主要引證建立之後，其他的引證案才可以用來修飾，從而創造出與請求保護設計有相同整體外觀的設計。本案判決的多數意見認定，因為622專利是用來展示圓柱形的物件，所以其設計就必須在判決時插入原先沒有圓柱形物體，Newman法官認為這是不符合設計專利的判例。

3. 評析

美國MPEP §1504.03有提到：具有新穎性的設計專利申請案，必須再審查非顯而易見性，而認定的方式就是如本案例所示，要找出一主引證案，辨識出請求保護設計整體所產生的視覺印象，與主引證案是會產生基本上相同的視覺印象。

我國專利法第122條也規定有設計專利的三要件，其中創作性指的是「為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及」，我國專利審查基準則進一步解釋「易於思及」之定義：「該設計所屬技藝領域中具有通常知識者以先前技藝為基礎，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技藝以模仿、轉用、置換、組合等簡易之設計手法完成申請專利之設計，且未產生特異之視覺效果者，應認定為易於思及之設計。」

四、設計專利構思形成日期的確證

1. 案由

本案為2019年7月2日CAFC審理的Kolcraft Enterprises, Inc., v. Graco Children's Products, Inc.[4]，系爭美國設計專利是D604970S（下稱970專利）和D616231S（下稱231專利），專利名稱都是「兒童遊戲場顯露出的腳」（exposed legs for a play yard），申請日是2004年11月5日，其中970專利與231專利分別各有7個和5個圖式。

本案被告向PTAB提出IPR，主張說本案系爭的兩件設計專利，以美國設計專利D494393（下稱393專利）來看為顯而易見。在IPR立案之後，專利權人答覆中包含了由設計人簽署的聲明書，以及8張展示兒童遊戲場的照片和草圖，主張說展示圖片有描繪出請求保護設計的特徵，像是向外彎曲的腳、沒有纖維覆蓋住顯露出的腳和在腳的上方有向外的擴口。不過專利權人的聲明書和展示圖片上都沒有顯示出構思形成（conception）的日期，當展示圖片被製作時，發明人在空白處描述說，其構思形成和付諸實施970和231專利是在引證案的申請日之前，設計人的聲明書編輯了此日期。後來，專利權人提供沒有編輯版本的設計人聲明書，原本空白之處被寫上了構思形成和付諸實施的日期，被質疑此日期的來源時，設計人出庭作證時表示是根據電腦檔案的後設資料（metadata）。PTAB最後認定393專利是先前技藝，因為專利權人沒有足夠的證據顯示其構思形成、盡職調查（diligence）和付諸實施是在393號專利申請之前，設計人的證詞並不符合非設計人的證詞、文件和其他證據，所以沒有被採納，而PTAB也認定系爭專利是顯而易見的。

2. CAFC合議庭判決

本案上訴到CAFC時，專利權人並沒有主張其專利相對於393專利不是顯而易見的，而是主張其設計人的構思形成、盡職調查和付諸實施其970和231設計專利，是在引證專利的申請日之前。本案啟動了設計人證詞的確證（corroboration）議題，CAFC引用2018年CAFC的Apator Miitors ApS v.Kamstrup A／S案[5]，發明人構思形成的證詞必須有其他獨立的資訊（independent information）來確證，至於是否其確證性則是取決於「理由規則」（rule of reason）的分析，需要檢查所有的相關證據來確認發明人的證詞是否可信。

2016年CAFC的REG Synthetic Fuels, LLC. v. Neste Oil Oyj案[6]提到，構思形成指的是在發明人的心中對於完整（complete）和可運作（operative）的發明，已形成確定（definite）和固定（permanent）的想法，正如其日後可被實際運用。構思形成是建構在事實認定的法律問題，CAFC會重新審理PTAB的法理結論和其事實的認定是否有實質的證據。

本案專利權人根據設計人所提出的證據，包括設計人的聲明書和展示的圖式，來證明970和231專利的設計人之構思形成和付諸實施是在引證案的申請日之前，然而這些證據都是源自970和231專利的設計人。PTAB考量設計人的聲明書，認定其聲明書和展示的圖式都沒有標示日期，只有設計人的推斷性的描述(conclusory)和沒有確證的證詞，記錄中沒有證據可獨立地確證出，設計人構思形成是早於引證案的申請日，因此，CAFC認定PTAB的認定是有實質證據的支持。

3. 評析

法律諺語：「舉證之所在，敗訴之所在」，指的就是，打官司的時候，要負舉證責任的一方，通常就是敗訴的一方。從這句諺語，就知道舉證責任的困難。本案CAFC對於發明人構思形成的證詞，也是要求必須有其他獨立的資訊來確證，單是靠設計人本身的聲明書是不足以確證的。

五、結論

物品之形狀、構造或組合之創新，可申請發明或新型專利保護，而物品的裝飾外觀像是形狀/構造或表面的裝飾，則可申請設計專利保護，最主要的區別就是在於功能性，當然，一創新的物品若兼具有實用性與裝飾性，就可同時申請實用和設計兩種專利的保護。

為了瞭解美國CAFC對於設計專利的最新實務，本文整理了CAFC 在2019年所判決的4件設計專利，其判決重點如下： 1. 設計專利的權利範圍只及於請求項所描述之物品，縱使專利圖示中並沒有揭露出所施予的物品，也無法及於其他物品，也就是說設計專利所保護的是設計所裝飾的物品而不是設計本身。2. 複製設計專利的裝飾，然後貼上自己的標號，是不能夠迴避掉設計專利的侵權；但若是與設計專利已經有所差異，又把標號融入設計中，就須要進一步地做事實的認定，去考量裝飾的標號以及其放置與呈現，是否會導致被控侵權設計和設計專利間的差異性。3. 美國設計專利的審查，具有新穎性的設計專利申請案，必須再審查非顯而易見性，而認定的方式就是要找出一主引證案，辨識出請求保護設計整體所產生的視覺印象，與主引證案是否會產生基本上相同的視覺印象？4.設計構思形成的證詞，是必須有其他獨立的資訊來確證，單是靠設計人本身的聲明書是不足以確證的。