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正確的專利觀念

身障重建中心研究員　王世仁

　　無庸置疑的，臺灣的學研界和科研成果偏向於論文發表，重視的論文發表期刊的影像係數(impact factor，IF)，因為這直接關係到教職的升等，以及後續研究計畫的申請等；至於，智慧財產權(intellectual property right，IPR)是”蝦米”，學校的課程中沒有安排，指導教授也不會特別強調，所以大多數的人也自然不會去重視。筆者從西元2000年開始就大聲疾呼要普及正確的專利觀念，透過寫書和在學校研究所開課，但是曲高和寡，有時甚至出現開課不成的窘境！想想自己在此領域耕耘多年，號稱有全國最多SCI的專利論文，其中有三篇刊還登在高影響係數的《Nature Biotechnology》(2019 SCI IF=36.558)，雖然也靠專利的文章升P了，但畢竟人微言輕，起不了任何的漣漪！

　　然而，根據世界智慧財產權組織的資料，善用專利資訊就像是站在巨人的肩膀上做研究，可節省研究經費和縮短研究時間！所以檢索專利資料庫和閱讀專利說明書，是從事生醫領域研究不可或缺的技能與例行工作，正如同去查PubMed與讀論文一樣！試問藥廠早期的研究，像是找到可能有藥理作用的化合物，會去申請專利保護還是去發論文?這答案不是很明顯嗎?

　　《Nature Biotechnology》在2020年3月，刊登了一篇專文「Understanding the basics of patenting」，文章的開頭就提到，對於學界的研究人員和即將成為企業家的人，尤其是對於第一次接觸人而言，智慧財產和專利的領域可能是嚇人的(intimidating)、不透明(opaque)的和難以駕馭的(difficult to navigate)！然而，熟悉專利基本知識卻有助於讓專利申請的程序更為有效率！這與我們長期來推廣要普及正確的專利觀念有諸多異曲同工之處，於是野人獻曝根據其內容再加以說文解字來與大家分享，更希望引起共鳴。

專利的基本觀念

　　專利是一種以技術公開來換取權利保護的法律機制，公權力授予專利權人在一定期限內(從申請日算起20年)的排他權，沒有專利權人的同意是不得製造、販賣、要約販賣、使用，或為了上述目的之進口的排他權；而專利權人為了取得排他權就必須將其發明內容作相當的揭露。然而此法律機制除了授予排他權來鼓勵發明與創新，更希望透過技術內容的揭露，讓後續的研究能夠參考先前的專利技術，從而能夠研發出更為實用或有價值的成果，來促進產業發展，如同臺灣專利法第一條的規定：「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。」

　　美國有植物專利、實用專利(utility patent)和設計專利三種，我國則是沒有植物專利，但是多了不用實質審查的新型專利(utility model)，新型是要針對物品的形狀構造裝置之改良，像是方法和無固定形狀的物質都必須申請發明專利。可是正因為臺灣的新型專利不用實質審查，所以有聰明的專利代理人就可透過各種巧思，把不是物品的類型也去申請新型專利，甚至連卡通片的哆啦A夢的任意門，號稱打開門想去哪就去哪的寶貝，都可能取得臺灣新型專利。

　　可專利性(patentability)指的是能夠申請到專利的發明，有所謂的專利五要件：適格標的、實用性、新穎性、非顯而易知性和相當的揭露。發明是利用自然法則技術思想的創作，所以自然法則本身、抽象概念(abstract idea)、自然現象(natural phenomena)都不是專利的適格，另外我國專利法還規定不予發明專利包括：動、植物及生產動、植物之主要生物學方法；人類或動物之診斷、治療或外科手術方法；以及妨害公共秩序或善良風俗者。

　　美國原本號稱是太陽底下的人為事物都是可提出專利申請的，但是，美國最高法院2012~2014連續三年的判決，徹底改變了美國適格標的之遊戲規則，(1)與自然界沒有顯著不同：定序出基因序列和找出與特定疾病的關係，如BRCA 1 和BRCA 2乳癌基因，因序列本身還是與在體內相同，而基因與特定疾病的關係原本就存在的自然現象；(2)沒有實質限制條件：像是用電腦和網路等來執行商業方法，電腦和網路只是使用其原本的功能，就是沒有實質限制條件；(3)限制條件是例行的、傳統和已知的步驟，這三種態樣都會被認為是非專利之適格。美國專利適格遊戲規則的改變，首當其衝的就是生物科技產業的研發成果，使得像是生物標誌、檢驗方法、個人化醫療的成果常會被認為非專利之適格而無法取得專利保護。

　　專利要件中的實用性指的是發明要有一定的用途，強調的是可再現性，並沒有要求完美無缺；新穎性則是要求在申請日之前不可有相同的發明，如果專利審查委員在申請日之前的單一引證文獻，內容與申請案一樣或實質相同，就會被認為是不具新穎性，要強調的是，專利雖然是屬地主義，但是新穎性的要求是要全世界新，如果從專利制度的設計來想，應該不難理解，因為公權力授予專利權人排他權，是希望其將技術公開，既然已經在其他地方公開了，就沒有再割讓排他權的必要性了。

　　專利要件中的非顯而易知性，臺灣經常稱為進步性，中國的創造性或是歐洲的發明步距(inventive step)，指的是技術領域的一般人士不是從先前的技藝就易於推知的，審查委員在以顯而易知核駁申請案時，必須找到兩筆或以上的文獻，有建議或是達成申請案組合的合理期待性，當然，顯而易知性的判斷比較主觀，也可能有見仁見智的問題，只是法條上的規定並沒有嚴苛。

　　專利五要件中的相當揭露，是要符合專利制度的設計，揭露技術內容來換取公權力授予的排他權，如臺灣專利法第26條規定：「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現」，所以有專利術士號稱可幫忙人取得包山包海的權利內容，根本是緣木求魚，縱使僥倖被核准了，將來在法院還是可能被認定為無效！美國專利法也有類似的規定：書面敘述(written description)、致能性(enablement)和最佳模式(best mode)。

　　《Nature Biotechnology》在2020年3月的文章，把整個專利的程序區分成四大階段，第一階段：決定是否提出專利申請、第二階段：撰寫專利說明書和提出申請、第三階段：專利申請的答辯，以及第四階段的專利領證後的權利維護。

第一階段：決定是否提出專利申請

　　記得林前院長芳郁博士醫師也曾問過筆者類似的問題，如何只去申請有經濟價值的專利？記得當時回答說：除非有預知未來的超能力，不然怎能夠有絕對的把握呢？我們的研發成果若有實用的可能性，就值得去申請專利，為辛苦的研發成果買保險。事實上，有本書的書名就是：「Will it sell?」這應該就是決定是否提出專利申請的最高指導原則，然而，什麼樣的發明會賺錢呢？根據需要的發明(invention on demand)和即時的發明(invention in time)就可能會產出經濟價值。有另一本書則是提到，如果能夠全面了解所要解決的問題，進而研發出競爭對手所需要的技術，然後去申請專利保護，就能夠逼迫競爭對手來買你所研發的專利技術。

　　不可否認的，申請專利的過程是昂貴和耗時的，當然臺灣的新型專利，因為不用實質審查，只要撰寫的格式對，大約6~8個月即可領證。然而，專利與許多法律一樣都是屬地主義，一定要在該地區有申請和領證，才能夠受到專利保護，所以規劃提出專利申請的地區，勢必是要有收益遠高於所投入的成本。

　　文章中有提到在美國請專利師撰寫說明書的費用約在3000~15000美元，申請費用大約是3000美元[根據美國USPTO網站最新的規費，對於大公司、小個體和微個體的申請費分別是：300、150和75；檢索費是：660、330和165；審查費是：760、380和190；加總後規費是：1720、860和430美元]，若是申請歐盟、中國和日本則分別是7000、5000和9000美元；另外申請過程中答辯和領證費用，大概還需要5000美元，當然也不要忘記後續的專利年費。

第二階段：撰寫專利說明書和提出申請

　　在決定要提出專利申請之後，通常會請公司內部的專利工程師或委託外面執業的專利師來撰寫專利說明書，當然是要找有經驗的專利師，可從其先前所代理的案件來觀察其專利撰寫的功力，千萬不要一昧的追求低價，據說有事務所就低價承包，先隨便寫寫，產生答不完的審訂，透過多次答辯來補回價差的！當然，發明人或公司內部的專利工程師一定要會看的懂claim(申請專利範圍)，才能夠知道撰寫的是否合適？
　　之前美國的判決的案例中，就有claim說把麵糰加熱到200到450 oC，但是麵糰加熱到此溫度就變成木炭了，被告用相同的方法，但是把烤箱設定在此溫度，當然就不會侵權了；另一個案子發明人說其程序可在pH值2~9情況下操作，但是claim卻寫pH值6~9，結果案子就從地院一路上訴到美國最法院，又回到高等法院，當足了冤大頭；還有claim分明可適用於健康人的方法，但是卻在claim中用了patient這個字，結果官司打到美國高等法院，因為patient這個字的關係繳了20萬美元的學費給律師。諸如此類，真的不勝枚舉，所以雖然不見得要自己會撰寫說明書，但是看的懂專利說明書，卻是不可或缺的知識。
　　原文在第二階段還介紹了由世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization，簡稱WIPO)所主導的專利合作條約(Patent Cooperation Treaty，簡稱PCT)，希望以國際合作的途徑，能夠有單一簡化的程序，以避免重複的申請、檢索與公告（公開）申請案，要注意的是，申請PCT專利絕非是獲准世界專利（別忘了專利是屬地主義）！PCT的程序有chapter I的提出國際申請案和chapter II的國際初步審查。提出PCT的申請人之一必須具有其締約國國民或居民身分，締約國可以指定其國內一個或多個的PCT受理局(receiving office)來接受PCT的申請案（通常就是該國的專利局）。當然也可以直接向位於日內瓦WIPO的國際局(International Bureau)提出PCT申請案。
　　美國於1995年6月起導入暫時申請案，這也是一般常聽到所謂的國內優先權制度(domestic priority)。當有發明或創作產出時，經常為想到以申請專利來尋求法律上的保護，但是請專利代理人撰寫申請書、答辯、再審查、領證和繳交規費與維持年費等等所費可謂不貲，一件美國專利申請案(regular patent application，簡稱RPA)大約是在新臺幣八萬到十萬之譜，然而還不知道將來所拿到的專利權是否有價值？到底只是獎狀壁紙？亦是會下金雞蛋的母雞？是否一定要先付出這麼昂貴的消費？
　　暫時申請案(Provisional Patent Application，簡稱PPA)似乎就可以提供另一種選擇，因為其所需的規費較少；而PPA的內容包括：詳細的製作和使用說明、必要的圖示、申請書函(a cover sheet)、規費、足夠郵資的通知用名信片和小個體(small entity)宣告書等，所以請代理人的費用也較低；另外，對在一年內所提出的專利申請案也可以透過PPA而優先取得申請日，進一步地說可以利用PPA來試探發明或創作的價值，在一年內從市場的反應在再決定是否提出RPA。
　　除了申請日的取得外，PPA也可以讓發明或創作擁有標示和宣稱專利申請中(patent pending)的權利，意即此創作就可以發表、販售、展示等等，而不用擔心該智慧財產權會被侵害或可能喪失之情形。還有也可以把專利申請案轉成PPA，然後再提出專利申請來使得專利權的起算日延後，美國專利提出申請後一年內，只要有申請書(信函)和規費就可以將RPA轉成PPA，然後於原美國專利案提出申請後的一年內再提出另一個RPA，而此新提出的RPA就可以享有該PPA的申請日，而專利權則是從新的RPA申請日開始算起，也就是說可以透過轉換和重新提出申請而把專利權延長約一年的光景。
　　一般而言，有下列情形才考慮去申請PPA：經費不足想利用PPA來尋求資源；意識到自身的發明很可能被侵害或者有他人也在進行類似的創作，而可透過PPA儘早取得申請日；或是創作內容已經公開而且已接近1年的寬限期卻仍未提出RPA，這時是可以先以PPA搶得申請日，因為準備PPA畢竟比RPA來的容易。值得一提的是，美國的PPA也可用來主張後來臺灣申請案的優先權日，換句話說，臺灣的智慧財產局會買美國PPA的單。

第三階段：專利申請的答辯

　　申請案送進美國專利局，就會開始排隊準備接受審查，因為有許多他人提出的申請案在前，所以第一次接到美國專利局的官方審查意見(office action，簡稱OA)，大約是18個月左右。臺灣的發明專利則有三年的延後實質審查時間，自申請日起三年內，申請專利之人或其他任何人，均得向經濟部智慧財產局申請實體審查，以確定申請案是否具備專利要件，可予以發明專利；若未於上述三年期限內申請實體審查者，該申請案視為撤回。換句話說，臺灣的發明專利申請案可有三年的評估時間，再決定是否繳交審查費提出實質審查。
審查委員對於申請案有意見，就會以OA說明其異議或核駁的理由，常見的美國專利核駁就是美國專利法第101條規定的非專利之適格、102條的新穎性、103條的顯而易知性，以及112條的規定的說明書部分，基本上是逐條審理每一個權利項。申請人在接獲OA之後，就必須在規定的時間答辯，別忘了現在的專利到期日都是從申請日算起20年，如果拖延時間，就是在減損專利的有效期間，而如果是美國專利局審查所造成的延遲，則會有專利期限調整的補償(patent term adjustment)，所以強烈建議有美國申請案，就必須透過像是專利申請資訊取得(Patent Application Information Retrieval，簡稱PAIR)系統(https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair)，隨時來監看審查的情形。
　　審查委員在接獲申請人對於OA的答辯，就會決定其原本的異議或核駁，是否因其答辯的理由或claim的修改而被克服(overcome)？如果是，就會發出審准(allowed)的OA，申請人就可辦理領證和繳交年費事宜。如果答辯理由或是claim的修改沒有說服(persuasive)審查委員，還是會發出異議或核駁的OA，美國審查的方式第一次 OA是非最終(non-final)的審定，第二次則是最終審定(final OA)， 筆者的經驗是，在最終審定後還可請求審查委員再考慮(reconsideration)，當然若還是沒有被核准，就必出提出延續審查(request for continued examination，簡稱RCE)來購買再次的審查機會，而從頭再來一下；而除了RCE之外，另外的選擇就是直接放棄申請案(abandon)或是提出要上訴的通知(notice of appeal)。
在美國專利上訴的程序中，會有專利局中包括審查委員的主管等人員，來評估審查委員的核駁是否合乎專利法規，如果是，上訴委員認定審查委員的審查是符合法規，而且申請人也無法提出新的答辯來克服，或者是不能夠把claim在有商業價值的前提下，再加以限縮其權利範圍，這時也許只好放棄此申請案吧！
　　要注意的是，申請過程中的答辯也會構成禁反言(estoppel)，其內涵是不得出爾反爾(「My word is my bond.」)，也就是說「說話算話」，申請過程中所拋棄的權利是無法再主張復奪(recapture)。還有，在申請過程中所有相關的人，都有義務向美國專利局揭露可能會影響到可專利性的所有相關的先前技藝文件，發明人一定要把自己和同儕的相關發表交給專利律師，甚至是認為與發明申請案只有部分相關的文件，如果有刻意隱瞞與可專利性相關文件的事實，將來在法院可能就會認定用不乾靜的手欺騙專利局來申請到專利，會導致專利無法實施(unenforceable)，專利無效是針對某項claim，但是專利無法實施，卻可能擴及到整的專利家族，影響更為深遠。先前就有申請人沒有把歐洲專利局的檢索報告繳給美國專利局，而被認定專利無法實施的案例。
　　然而，不管專利申請的程序的時間有多長和答辯的困難度，因為申請專利的目的是要取得保護有價值產品的權利範圍，或者是成為商業上有利益的策略，過程中的時間和耗費的經費就會顯得微不足道了。
 

第四階段：維護專利權

　　最後好不容易專利被核准了，可繳交領證費和年費了，臺灣專利的年費是每年都要繳，當然也可以一次繳多年，而美國專利維護費則是分三期，分別在授證後的第3.5、7.5和11.5年，目前的美國專利維護費用對於大公司、小個體和微個體的維護費分別是1600(3600, 7400)、800(1800, 3700) 和400(900, 1850)美元，括號內指的則是第二期和第三期的維護費。專利一定繳交年費或維護費，才能夠維持其有效性。當然，專利權人在支付年費或維護費時，會審慎評估是否值得繼續繳納？像是有後續研發使得授證的專利技術無用武之地、沒有原先預期的功能或是商品化失敗等，都可能會想去拋棄專利權而不再繳費了。
　　除了年費和維護費之外，領證的專利還是可能受到挑戰，像是臺灣的舉發或是美國的多方複審(inter partes review，簡稱IPR)和領證後複審(post-grant review，簡稱PGR)的程序，而最好的抗辯方式就是在最開始申請專利時要好好地準備專利說明書。

結語

　　研發人員必須重視正確的專利的觀念，在研發之前懂得檢索專利資料庫，踏在巨人的肩膀上做研究；研發之後，知道把可能有價值的成果申請專利保護，來為辛苦的研成果購買保險，因為專利證書就像是訴訟的門票，研發成果取得專利保護，才能夠防止權利被侵害，而申請專利過程中，研發人員還必須看的懂專利說明書，知道專利律師所撰寫的說明書和claim是否合適。相信唯有如此，研發成果才有可能產出經濟價值，而不再只是發表公開而已。