美國學界研發成果專利權歸屬之相關實務(下篇) The practice of an academic inventor’s patent rights in the US
外科部實驗外科/身障重建中心研究員 王世仁
肆、2011年的Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc.案
一、案由
美國加州的Cetus公司與史丹佛大學的負責感染性疾病的研究部門合作，檢測新的愛滋藥物的有效性，Holodniy博士當時加入此部門的行列，擔任研究員(research fellow)的職務，在聘任時，Holodniy博士簽屬了史丹佛大學的著作權與專利權同意書，同意在任職期間所產出發明的權利要轉讓給學校。
在從事研發的時候，Holodniy博士需要使用聚合酶鏈鎖反應(polymerase chain reaction，簡稱PCR)來量化病患血液標本中病原的量，但是Holodniy博士並不熟悉PCR，所以指導教授就安排他到Cetus公司進行研究。然而為了到Cetus公司研究，Holodniy博士也按公司的規定簽屬了訪客保密同意書(Visitor’s Confidentiality Agreement，簡稱VCA)，同意將使用公司資源所衍生的想法、發明和改善都指定權利給Cetus公司。
後續九個月，Holodniy博士就在Cetus公司進行研究，研發出以PCR為基本的程序，可計算出病患血液中HIV的量，讓醫師從而評估HIV治療的效果。Holodniy博士返回史丹佛大學後，與其他同事仍繼續研發此量測HIV的技術。幾年之後，他們就向學校提出發明揭露，史丹佛大學提出三件專利申請還保護此技術。
1991年專門從事血液診斷篩檢的Roche分子系統公司，併購了Cetus公司PCR資產，取得了所有相關的權利，包括當初Holodniy博士簽屬的VCA，而在Cetus公司執行了HIV量化檢測的臨床試驗之後，Roche公司就商品化檢測的方法，而Roche HIV檢測組套目前也在全世界的醫院和AIDS診所使用。
2005年史丹佛大學就向美國地院提起侵權訴訟，主張Roche HIV檢測組套侵害到其專利權，Roche公司則抗辯說，根據Holodniy博士所簽屬的VCA，該公司是HIV量化檢測方法的權利共同擁有人，所以史丹佛大學沒有立場向其提告。史丹佛大學則宣稱Holodniy博士沒有簽屬的權利，因為該校的HIV研究是聯邦政府所補助的資金，根據美國的拜杜法條學校擁有絕對的權利。
二、地院與CAFC的認定
美國地院審理之後，認定Holodniy博士簽屬的VCA是有效的，但是根據拜杜法的規定，Holodniy博士並沒有權利去簽屬的，因為拜杜法規定只有在聯邦政府和其資助的機構都拋棄權利時，聯邦經費所補助產生的發明才會屬於個人。
本案上訴到CAFC。CAFC並不同意美國地院的認定，指出當初Holodniy博士簽屬的CPA只是同意要將來任職期間所產出的發明要指定權利給學校，但是Holodniy博士到Cetus公司所簽屬的VCA，則是要將其研究所產出的發明轉讓給公司。因此，根據契約法的規定，CAFC認定Cetus公司取得Holodniy博士在HIV量化技術的權利。
另外，CAFC也在判決中解釋說，對於聯邦所資助研究計畫所產出的發明，拜杜法條並沒有自動從一開始就使得發明人的權利無效，也就是說，法條的規定並不會自動地無效掉Cetus公司從Holodniy博士取得的專利權利。從而CAFC認定Roche擁有系爭專利的權利，並不會因為拜杜法條的規定而有所影響，所以不受理史丹佛大學的專利侵權提告。
三、美國最高法院的判決
美國最高法院在判決書中首先引用之前的判決 確認地說，發明歸屬於發明人是一般性的規則(general rule)，而先前也建立了相當的規則，發明人可指定權利給第三方。所以，其他人士可取得發明的權益，但是根據一般性的規則，利益的爭執必須回溯到發明人。
根據上述原則，美國最高法院已經建立認定原則，除非有契約的同意，受僱人自行所孕育的發明，雇主不能擁有該發明的權利，也就是說自行研發的發明，仍然是屬於發明人的財產。然而在大多數的情況下，像是源於雇用契約的約定，發明人則必須明確地將其發明的權利讓與雇主。
本案中史丹佛大學和美國政府的法庭之友意見書主張說，拜杜法條對於美國聯邦所資助而孕育或付諸實施的發明，會重新指定其權利的優先順位，根據法律的規定，對於聯邦所資助的發明，權利優先歸屬於發明人順位需要往後移，而要先歸屬於聯邦契約約定單位，也就是雇主。
過去美國國會曾經以特定的聯邦契約，把發明的權利指定給美國政府，像是核子材料和原子能的發明，國會就指定權利歸屬於原子能委員會 ；太空科技的發明就直接契約規定權利屬於國家太空總署 ，以及某些能源部的特定發明，權利是也屬於美國政府 。但是，上述法令把發明權利歸屬於政府部門的相關用語，都沒有出現在拜杜法條中，也就是說拜杜法並沒有明白地規定要將權利歸屬於聯邦契約約定單位，也沒有提到要剝奪發明人在聯邦所資助發明的權益。
事實上，美國專利法中拜杜法條的條文，35 U. S. C. §202(a)提到聯邦契約約定單位可選擇保有(retain)主題發明( subject invention)的權利，而35 U. S. C. §202(e)則定義主題發明是：在簽屬聯邦資助研發的同意協定下，執行研發工作所孕育或首先付諸實施的契約約定單位之發明(invention of the contractor)。史丹佛大學主張法條中契約約定單位之發明，指的就是契約約定單位所聘用員工在聯邦經費資助下產出的所有發明。美國最高法院認定這種主張，不但避重就輕地忽略了美國專利法兩世紀以來的法條定義，也會把法條中「契約約定單位的」之字詞變成贅字(surplusage)。假設專利法中拜杜法條的條文中對於主題發明的定義沒有「契約約定單位的」之字詞，就會涵蓋到契約約定單位所聘用員工在聯邦經費資助下產出的所有發明。
換句話說，把法條中定義的「契約約定單位的」之字詞，解讀成「契約約定單位所聘用員工在聯邦經費資助下產出的所有發明」，是在定義清楚的法條中畫蛇添足，因為法條的定義已經包含聯邦經費資助下所產出的發明，所以這種解讀就違反了最高法院認定法條術語不能是贅字的通則。
但是，法條中的「契約約定單位的發明」解讀成契約約定單位所聘用員工，在聯邦經費資助下產出的屬於契約約定單位的發明，就會讓此字詞在法條中比較有意義，也就是說「契約約定單位的發明」之字詞應該指的是「契約約定單位所擁有的發明」或「屬於契約約定單位的發明」，如同美國最高法院先前判決 中所提到的，使用英文字「of」指的是擁有(ownership)。
史丹佛大學主張法條中契約約定單位之發明，指的就是契約約定單位所聘用員工在聯邦經費資助下產出的所有發明。在觀念中有點似是而非(plausible)，通常的情況下，受僱人在受雇用期間所產出的發明權利是屬於雇主，就像汽車廠的從業人員不會說其擁有工作中所建造出汽車之權利，但是專利法的規定卻是不一樣的，美國最高法院的判決已經認定說不能有雇傭關係，就能夠足以將受僱人的發明權利都歸屬於雇主。因此，美國專利法中拜杜法條不會自動把「契約約定單位的發明」包括契約約定單位之員工的所有發明。
尤其，拜杜法條中提到：契約約定單位可選擇保有權利，美國最高法院更是從而確認美國專利法35 U. S. C. §202(a) 並沒有要把權利歸屬於契約約定單位。史丹佛大學主張說「保有」指的是「獲得」(acquire)和「接收」(receive)，所以有相反的解讀，但是此主張卻不是「保有」的一般性意義，韋氏字典對於「保有」的解釋是，在所有權或使用上持有或繼續持有。所以拜杜法條並沒有將聯邦經費所資助產出的發明權利授予給契約約定單位，或者授權契約約定單位直接取得發明的權利，而只是簡單地確定契約約定單位可保持其所已經擁有的權利，法條規範的是聯邦契約約定單位和政府各自的權利和責任。
至於，美國專利法35 U. S. C. §210(a) 拜杜法條中提到：本章節的規定須優先於其他法條，對於小企業或非營利組織的契約約定單位的主題發明之權利，其他法條的規定會與本章節不相符合。美國政府在法庭之友意見書中就表示，此條文的規定會頂替美國專利法所規定的，發明人擁有其發明權利的基本原則。美國最高法院不同意此意見，說美國專利法的拜杜法條35 U. S. C. §210(a) 只適用到契約約定單位的主題發明，並不是頂替發明人預先擁有其發明權利的規定，唯有屬於契約約定單位的發明，拜杜法條才會適用。拜杜法條所提到權利的歸屬，係對於聯邦經費所資助研發產出屬於契約約定單位的發明，規定聯邦政府與聯邦契約約定單位間權利的優先順序。
美國最高法院認定上述的解讀，是符合整個拜杜法條的規定，因為拜杜法條35 U. S. C. §210(d) 對於發明人權利的唯一法條，就規定，如果聯邦契約約定單位選擇不要保有主題發明的權利，聯邦機構也可授予發明人的請求來保有權利。所以像是史丹佛大學主張的，此法條是要將權利歸屬於契約約定單位，那聯邦政府又如何授予發明人的請求來保有其權利呢？這樣會前後矛盾說不通的，尤其35 U. S. C. §210(d) 法條中使用「保有」的字詞，指的就是發明人在某時間點擁有主題發明的權利，從而更是否決了拜杜法條自動的把聯邦經費所資助研發產出發明的權利歸屬於契約約定單位之說詞。
再則，美國最高法院認定拜杜法條中程序保護的相關規定，更是強化了其結論，35 U. S. C. §202(b) (4)明白地規定契約約定單位，有權利去挑戰美國政府對於主題發明權利保有之障礙，但是，正如Roche公司所提出的，對於沒有請求聯邦經費資助的第三方，像是共同合作研究的私立機構，拜杜法條中都沒有程序保護的相關規定，拜杜法條也沒有允許聯邦契約約定單位所聘僱的發明人與雇主爭論(contest) 相關權利，拜杜法條沒有明白地允許利害相關的第三方或發明人，去挑戰定的發明是否由聯邦經費所資助的？尤其在現今私人機構、發明人和聯邦契約約定單位間經常有相互合作，沒有相關的規定，一定會讓爭論不休。但是，正因為沒有發明人和第三方權利的相關程序保護規定，就是完美地詮釋說明了拜杜法條只是規定聯邦契約約定單位和政府間的權利和責任，並不是在規定契約約定單位與發明人的權利，以至於沒有保護發明和第三方的相關規定。
美國拜杜法條適用於全部或部分聯邦經費所資助的研發工作，所孕育或首先付諸實施的主題發明，但是如果按這史丹佛大學的主張，其所聘僱員工的發明權利都歸屬於學校，那如果在聘僱之前所孕育發明，只要使用到聯邦經費來將其付諸實施，也會歸屬於學校嗎？或者是甚至只是用到一美元的聯邦經費來孕育想法或付諸實施，發明的權利都要歸屬於學校嗎？
如果上述問題的答案是肯定的，那就值得好好討論為什麼美國國會要去取代原本專利法中的基本信念和剝奪原本應該屬於發明人的權利？美國最高法院深信美國國會如果有意圖，把智慧財產權的權益規定做出革命性的改變，在立法之際勢必就會用清楚語詞，而不會像拜杜法條用了含糊的用語，像是「主題發明」和「保有」。如同2001年美國最高法院判決中所提到的：美國國會不可能以含糊的語詞或輔助性的版本來改變法律的基本內容。
還有，雖然不是達成本案結論所必要的，可參考在拜杜法條的相關實務運作，聯邦契約約定單位通常會透過雇傭契約要求其聘僱的人員簽屬發明的權利指定，而聯邦出資補助研究計畫的機構也希望其契約約定單位取得發明的權利，如本案中補助研究經費的美國國家衛生研究(NIH)，而NIH的對於其契約約定單位的指引文件中就清楚地提到：根據法律發明人是發明權利的擁有人，因此契約約定單位在接受聯邦經費補助時，應要求發明人簽屬同意指定權利或將所有權轉讓給契約約定單位。如果史丹佛大學的主張是正確的，那就不會需要這類的指引了。
而史丹佛大學還主張說如果聯邦契約約定單位擁有聯邦經費所補助研發的權利，就會從根本上破壞了拜杜法條的法律架構，以及嚴重的威脅到後續的申請案！但是美國最高法院並不同意這種說詞，因為如同上述，大學通常都會透過聘僱契約來約定其研究人員簽屬權利轉讓，像是聯邦經費補助所產出的發明，透過聘僱契約的約定，就是拜杜法條中所稱的主題發明，在實務上還是如同史丹佛大學所主張的模式來運作。然而本案中史丹佛大學原本主張聯邦契約約定單位自動擁有聯邦經費所補助研發的權利，與這種運作模式的最大的差異，就在於是否會違反美國專利法規定發明人擁有其權利的基本原則。
四、小結
本案讓人對於拜杜法條有更深一層的認定，原來此法條是在美國專利法中規定聯邦契約約定單位和政府間的權利和責任，同意將聯邦經費所補助的研發成果下放到契約約定單位，像是研究機構或大學。而研究單位聘僱研究人員所產出的發明權利，還是需要以聘僱契約來約定。
美國的拜杜法條是我國科技基本法的標竿，可是美國拜杜法條成功地讓美國學研界扮演著科技火車頭的角色，讓產業技術升級，也使得美國在科技領先的地位屹立不搖。然而我國的科技基本法於1999 年 01 月 20 日 公布實施，至今也近二十年，卻似乎沒有看到顯著的成效。尤其，我國研發經費佔國內生產毛額的比例和金額不斷地增加，可是評估國家科技實力的重要指標之一的技術貿易比值(ratio of technological receipts to payments)卻都還是遠遠落後於先進國家，縱使近年來我國SCI論文數不斷地的上升，技術貿易比值也依然毫無起色。換句話說，我國是有不斷地投入資源在作科研，而成果卻只是表現在大量的學術論文而已，技術層次根本沒有絲毫的提昇，技術主要還是要從國外輸入！真的是非常值得省思。
美國的拜杜法條只是針對專利權，但是我國學研單位的研發成果管理辦法，都廣泛地包括所有的智慧財產權，像是專利權、商標權、營業秘密、積體電路電路布局權、著作權等成果，甚至有單位的研發成果還包括了學術地位呢！只是讓人百思不得其解的是，政府的研究經費有可能用來做商標和需要保密的營業秘密嗎？而機構又如何去管理老師和研究人員的學術地位呢？一般學研單位的技轉單位大都只有零星兩三個人，主管還是教授兼任的，以有限的人力如何去經營全部的智慧財產權呢？恐正因為如此而把人力資源稀釋，以至於無法集中火力於專利推廣與技轉事宜，因此，我國學研單位的研發成果技轉成效不彰，似乎是可預期的！
伍、結語
本文摘要出兩件CAFC和一件美國最高法院的判決，都是美國高等學府的案例，從判決可看到，美國專利法規定發明人擁有其權利的基本原則，但是雇主像是大學可透過聘用契約來約定，將職務上的發明權利指定給雇主，受聘人則有權利依規定來分享其發明的授權金。再則，美國拜杜法條只是針對專利權，我國的法規卻廣泛地涵括了所有智慧財產權的項目，有限的人力資源卻大小通包當然就無法抓住重點，以至於學研單位專利技轉的成效不彰，應該是不難理解的。
最後要強調的是，文中的美國新墨西哥州大學研發用二硫化物來治療癌症，以及利用vitaletheine來做為調節劑，成功地授權給科技公司；史丹佛大學的研發成果，衍生出Roche公司銷售到全世界醫院使用的HIV檢測組套，這都是美國學研界扮演著科技火車頭的角色，讓產業技術升級和解決有價值問題的最好說明。因此，如果我國學研界不能夠承擔這樣的任務，不管是西進或南向政策，甚至是政黨如何輪替，恐都無法撼動我國日漸西沉的經濟力道，這是石牌王世仁老師沉重的預言，也是最誠懇的呼籲。
陸、致謝
本文有部分內容承蒙科技部補助之研究計畫(MOST104-2410-H-075-001)補助，特此謝忱。
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